Ochranné známky sú integrálnou súčasťou tzv. priemyselných práv. Priemyselné práva tvoria súčasť práva duševného vlastníctva, označovaného medzinárodne prijímaným termínom Intellectual Property. Samotný pojem duševného vlastníctva nie je slovenským právom presne definovaný, jeho obsah však jednoznačne nevykazuje v aplikačnej praxi problémy, a je vnímaný ako oblasť práva, ktorou sa riadia vzťahy k nehmotným statkom vzniknutým v súvislosti s ľudskou činnosťou. Funkciou ochrannej známky (resp. značky v ponímaní marketingového riadenia) je zaistiť konkrétnemu výrobku výhodu v konkurenčnom prostredí a zaistiť jeho komerčnú úspešnosť na úkor ostatných ochranných známok, resp. značiek. Formy a metódy získania tejto kompetencie sú v konkrétnych prípadoch odlišné, je však možné vo všeobecnej rovine konštatovať, že hlavným faktorom, ktorý sa vo väčšine prípadov na úspechu ochrannej známky, resp. značky podieľa, nie je činnosť, ktorá by sa dala zaradiť do spomenutej oblasti tvorivej duševnej činnosti v užšom slova zmysle. Aj napriek skutočnosti, že ide o činnosť vyznačujúcu sa výraznou snahou o originalitu a kreativitu v zmysle odlučiteľnosti od iných, existujúcich ochranných známok a ovplyvňovanie spotrebiteľského rozhodovania využitím asociačného potenciálu, v mnohých prípadoch do procesu ochrany týchto známok musí vstúpiť vyššia inštancia, reprezentovaná súdnou mocou.
Známkové právo sa v systematike práva duševného vlastníctva zaraďuje medzi právo priemyselného vlastníctva. V celej teórii práva priemyselného vlastníctva je výsledok tvorivej duševnej činnosti tvorcu/pôvodcu k nehmotnému statku chránený priemyselnoprávnymi predpismi. Odlišnosťou oproti autorskému právu je skutočnosť, že v oblasti práva priemyselného vlastníctva nevzniká osobitná priemyselnoprávna ochrana už vytvorením, ale na jej vznik sa vyžaduje riešenie prihlásiť na ochranu a následne je potrebné aj rozhodnutie príslušného orgánu – v podmienkach Slovenskej republiky je ním najčastejšie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Nehmotné statky, resp. predmety zahrnuté do oblasti priemyselných práv na výsledky tvorivej duševnej činnosti – vynálezy, úžitkové vzory, dizajny, topografie polovodičových výrobkov alebo nové odrody rastlín tvoria predmet priemyselnoprávnych vzťahov, pričom tieto sú dvojstranné a vznikajú medzi rôznymi subjektmi súkromného práva (ide najmä o záväzkovoprávne vzťahy).
Známkové právo, resp. právo ochranných známok upravuje v Slovenskej republike upravuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ako aj vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.
Do práva priemyselného vlastníctva, resp. práva ochranných známok sa v podmienkach Slovenskej republiky implementovali tieto smernice:
• smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok,
• smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok.
Ďalej sa na územie Slovenskej republiky rozšírila ochrana ochranných známok Spoločenstva a pre predmety priemyselných práv priamo platí nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva.
Príspevok si kladie za cieľ na príkladoch vybranej judikatúry (pozn. [1]) Európskeho súdneho dvora dokumentovať tie oblasti v rámci známkového práva, ktoré sú rozhodnutiami najviac ovplyvnené, a to nielen z hľadiska práva, ale aj z hľadiska marketingového riadenia, nakoľko problematika známkového práva výrazným spôsobom zasahuje aj do tejto vednej disciplíny. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vedné disciplíny marketing a právo majú v centre pozornosti odlišné objekty skúmania. Centrom pozornosti marketingu (marketingového manažmentu) je zákazník so všetkými jeho charakteristikami a nákupnými zvyklosťami, všetky marketingové prístupy k marketingovým aktivitám (prognózovanie marketingových aktivít, tvorba konkurenčných stratégií, budovanie prvkov marketingového mixu atď.) vychádzajú zo suverenity jeho postavenia na trhu. Pod pojmom právo rozumieme súhrn pravidiel správania sa, ktoré sú stanovené štátom a donucované, resp. sankcionované štátnou mocou. Základným významom práva je objektívne právo, ktoré predstavuje súhrn všeobecne záväzných pravidiel správania sa, vyjadrených v právnych normách a vynútiteľných právom.
Styčné body nájdeme práve vo všeobecne záväzných pravidlách správania sa, ktoré sú vyjadrené v právnych normách. Jednotlivé právne normy (medzi ktoré patria ústava, ústavné zákony, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, opatrenia a výnosy ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, medzinárodné zmluvy) upravujú veľké množstvo vzťahov, ktoré sa týkajú marketingu. V príspevku sa budeme zaoberať ochrannou známkou, nakoľko z hľadiska významnosti Právo ochranných známok zohráva pri organizovaní ekonomických aktivít podstatnú úlohu, a to najmä tým, že zabezpečuje prostriedky, ktoré napomáhajú zintenzívniť medzi jednotlivými ekonomickými subjektmi vzájomné obchodné vzťahy.
Pôsobnosť Súdneho dvora a osobitosti prejudiciálneho konania ako významného druhu konania pred ním
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom príspevku je reflexia problematiky známkového práva s akcentom na judikatúru Súdneho dvora, je potrené v stručnosti charakterizovať Súdny dvor, predovšetkým s dôrazom na jeho pôsobnosť a osobitosti prejudiciálneho konania.
Súdny dvor Európskej únie patrí v súlade s čl. 13 Zmluvy o Európskej únii medzi inštitúcie Európskej únie. Jeho úlohou je zabezpečiť dodržiavanie práva pri výklade a uplatňovaní zakladajúcich zmlúv Európskej únie. Súdny dvor európskej únie sa skladá z troch súdov: Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu. Z hľadiska problematiky, ktorou sa príspevok zaoberá, je v centre pozornosti Súdny dvor, nakoľko tomu je vyhradené tzv. prejudiciálne konanie.
V rámci prejudiciálneho konania sa môžu vnútroštátne súdy obracať na Súdny dvor. Ak musí vnútroštátny súd v rámci právneho sporu, ktorý bol na ňom podaný, uplatniť ustanovenia práva Únie, môže toto konanie pozastaviť a obrátiť sa na Súdny dvor s otázkou, či je právny akt vydaný inštitúciou Európskej únie platný a/alebo treba tento právny akt a zmluvy Európskej únie vykladať. Vnútroštátny sudca pritom formuluje právnu otázku, na ktorú odpovedá Súdny dvor formou rozsudku, pričom sa prostredníctvom neho vyjadrí záväzný charakter jeho sudcovského výroku. Prejudiciálne konanie nie je sporovým konaním na rozhodnutie právneho sporu, ale predstavuje iba jednu časť celkového konania, ktoré sa začína aj končí pred vnútroštátnym súdom.
Cieľom tohto konania je v prvom rade zabezpečiť jednotný výklad práva Európskej únie, resp. z komplexného hľadiska jednotnosť právneho poriadku Európskej únie. Okrem tejto (najvýraznejšej) funkcie zachovávania právnej jednoty v rámci Európskej únie má toto konanie význam aj z hľadiska ochrany individuálnych práv. Predpokladom na využívanie možnosti poskytnutej vnútroštátnym súdom, ktorá spočíva v preverovaní zlučiteľnosti vnútroštátneho práva s právom Európskej únie a v prípade nezlučiteľnosti v prednostnom uplatňovaní priamo uplatniteľného práva Európskej únie, je dostatočná jasnosť obsahu a dosahu práva Európskej únie. Táto jasnosť sa spravidla dá kreovať iba na základe prejudiciálneho rozhodnutia Súdneho dvora, takže prejudiciálne konanie takýmto spôsobom ponúka aj občanom Európskej únie možnosť brániť sa proti konaniu svojho členského štátu, ktoré je v rozpore s právom Európskej únie, a presadzovať právo Európskej únie na vnútroštátnom súde. Na základe tejto dvojitej funkcie prejudiciálne konanie do istej miery kompenzuje obmedzené možnosti jednotlivca podať na Súdnom dvore žalobu, a tým nadobúda centrálny význam z hľadiska právnej ochrany jednotlivca. Úspech tohto konania však v konečnom dôsledku závisí od istej „ochoty“ vnútroštátnych sudcov a súdov „predkladať“ tieto otázky.
Predmet návrhu na začatie prejudiciálneho konania je možné charakterizovať nasledovne. Súdny dvor rozhoduje na jednej strane o otázkach výkladu práva Európskej únie, na druhej strane vykonáva kontrolu platnosti právnych aktov inštitúcií Európskej únie. Ustanovenia vnútroštátneho práva nemôžu byť predmetom prejudiciálneho konania. Súdny dvor nie je v rámci prejudiciálneho konania oprávnený vykladať vnútroštátne právo, ani posudzovať jeho zlučiteľnosť s právom Európskej únie. Táto skutočnosť sa v mnohých prípadoch predložených Súdnemu dvoru prehliada. Často sa medzi nimi nájdu cielené otázky o zlučiteľnosti vnútroštátneho právneho predpisu s ustanovením Európskej únie alebo sa kladie otázka o uplatniteľnosti určitej úpravy Európskej únie v právnom spore, v ktorom má rozhodnúť vnútroštátny súd. Tieto predložené otázky, ktoré sú ako také neprípustné, však Súdny dvor len tak nezamietne, ale ich zmysel upraví takým spôsobom, že predkladajúci súd v podstate alebo v zásade žiada o kritériá výkladu príslušného právneho predpisu Európskej únie, aby mohol následne sám posúdiť zlučiteľnosť vnútroštátnych ustanovení dôležitých z hľadiska rozhodnutia s právom Európskej únie. Súdny dvor pritom postupuje tak, že z celého materiálu predloženého súdom členského štátu (najmä zo zdôvodnenia rozhodnutia obrátiť sa na Súdny dvor), vypracuje tie prvky práva Európskej únie, ktoré si vyžadujú výklad vzhľadom na predmet právneho sporu.
Na predloženie otázky sú oprávnené všetky „súdy členských štátov“ Európskej únie. Pojem súdu v tomto kontexte nevyjadruje označenie, ale funkciu a postavenie danej inštitúcie v systéme právnej ochrany členských štátov. Súdmi sú podľa toho všetky nezávislé inštitúcie, t.j. inštitúcie neviazané žiadnymi pokynmi, ktoré v štátoprávne upravenom konaní rozhodujú v právnych sporoch s právnou účinnosťou. Či národný sudca využije právo na predloženie, závisí od dôležitosti otázok práva Európskej únie z hľadiska rozhodnutia východiskového právneho sporu, o ktorej však sudca rozhoduje sám. Strany právneho sporu môžu dať na to iba podnet. Súdny dvor preskúma dôležitosť z hľadiska rozhodnutia iba v tej súvislosti, či ide o otázku vhodnú na predloženie – či sa sformulovaná otázka skutočne týka výkladu zmlúv Európskej únie alebo platnosti aktu inštitúcie Európskej únie, alebo či ide o skutočný právny spor, teda či nejde o hypotetické alebo vykonštruované otázky, ktoré majú prostredníctvom prejudiciálneho konania prinútiť Súdny dvor, aby poskytol právny posudok. Zamietnutie predložených otázok Súdnym dvorom z týchto dôvodov je síce výnimkou, pretože Súdny dvor je vzhľadom na osobitný význam súdnej spolupráce pri preskúmaní oboch týchto hľadísk do určitej miery zdržanlivý. Z aktuálnej judikatúry však vyplýva, že Súdny dvor sprísnil požiadavky na vhodnosť predkladania do tej miery, že už skôr vznesenú požiadavku dostatočne jasného a vyčerpávajúceho vysvetlenia skutkového a právneho pozadia východiskového konania posudzuje v rozhodnutí o predložení otázky veľmi presne a v prípade takýchto chýbajúcich údajov vyhlási, že nemôže podať vecne správny výklad práva Európskej únie a návrh na začatie prejudiciálneho konania zamieta ako neprístupný.
Prejudiciálne konanie sa vydáva formou rozsudku a zaväzuje v prvom rade predkladajúci súd a všetky ostatné súdy, ktoré sa budú príslušnou spornou vecou zaoberať. Prejudiciálne rozhodnutie má okrem toho v praxi značný účinok ako prejudikát aj na iné, podobné konania.
Významná judikatúra Súdneho dvora týkajúca sa rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok
► Vec C-353/03
Prvý judikát Súdneho dvora sa týka rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok (pozn. [2]), konkrétne rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním (pozn. [3]). Návrh na prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom bol podaný v rámci konania medzi spoločnosťou Société des produits Nestlé SA (ďalej len „spoločnosť Nestlé“) a spoločnosťou Mars UK Ltd (ďalej len „spoločnosť Mars“), ktorého predmetom je návrh spoločnosti Nestlé na zápis časti sloganu tvoriaceho ochrannú známku, ktorú táto spoločnosť vlastní, ako ochrannej známky.
Právny rámec návrhu vychádza zo smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, ktorá v článku 2 stanovuje, že „Ochranná známka sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky. Predovšetkým sú to slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku.“ Článok 3 smernice znie nasledovne: „1. Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné: … b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť; … 3. Prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá alebo vyhlásená za neplatnú na základe odseku 1 [písm. b)], ak táto ochranná známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť. …“
Slogan „HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT“, ako aj pomenovanie „KIT KAT“ sú v Spojenom kráľovstve zapísané ako ochranné známky (pozn. [4]). Dňa 28. marca 1995 navrhla spoločnosť Nestlé (majiteľ týchto dvoch ochranných známok), zápis ochrannej známky HAVE A BREAK v Spojenom kráľovstve. Proti tomuto návrhu podala námietku spoločnosť Mars, ktorá sa odvolávala hlavne na článok 3 ods. 1 písm. b) smernice. Dňa 31. mája 2002 sa námietke na základe tohto ustanovenia vyhovelo a návrh na zápis sa zamietol. Spoločnosť Nestlé podala žalobu na vnútroštátny súd, ktorý ju dňa 2. decembra 2002 zamietol. Proti tomuto sa spoločnosť Nestlé odvolala, pričom odvolací súd sa vo vzťahu k predmetu konania domnieval, že veta „HAVE A BREAK“ nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, a že ustanovenie článku 3 ods. 1 písm. b) smernice ju preto v podstate vylučujú zo zápisu ako ochrannej známky. Súd uvádza, že prihláška bola zamietnutá z dôvodu, že veta „HAVE A BREAK“ bola v zásade používaná ako súčasť zapísanej ochrannej známky HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT a skutočne nie ako nezávislá ochranná známka. Ďalej naznačuje, že podľa spoločnosti Nestlé by takého ponímanie mohlo mať závažné následky pre subjekty, ktoré majú v úmysle zapísať ochranné známky, ktoré obsahujú formy, pretože takého ochranné známky sú používané len zriedkakedy samostatne. Veta podobná sloganu, ktorá je spojená s ochrannou známkou, môže svojím opakovaním v priebehu času vytvoriť odlišný a nezávislý dojem, a používaním tak nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť.
Za vyššie uvedených skutkových okolností sa rozhodol Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku: „Môže sa rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky nadobudnúť používaním alebo v dôsledku používania tejto ochrannej známky ako súčasť inej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou?“
Spoločnosť Nestlé a írska vláda usudzujú, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa môže nadobudnúť v dôsledku používania tejto ochrannej známky ako súčasti inej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou.
Spoločnosť Mars, vláda Spojeného kráľovstva a Komisia Európskych spoločenstiev usudzujú, že ochranná známka nemôže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť výlučne používaním ako súčasť zloženej ochrannej známky. Spoločnosť Mars a Komisia Európskych spoločenstiev naopak pripúšťajú, že môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním v kombinácii s inou ochrannou známkou. Vláda Spojeného kráľovstva tvrdí, že rozlišovacia spôsobilosť sa rovnako môže nadobudnúť aj používaním ochrannej známky ako fyzického prvku.
Je dôležité poukázať na skutočnosť, že nezávisle na tom, či rozlišovacia spôsobilosť je vlastná alebo nadobudnutá používaním, musí sa posudzovať na jednej strane so zreteľom na tovary alebo služby, pre ktoré sa ochranná známka prihlasuje, a na strane druhej so zreteľom na predpokladané vnímanie priemerným spotrebiteľom predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, ktorý je priemerne informovaný a primerane pozorný a obozretný.
Súdny dvor v kontexte svojho rozhodovania o prejudiciálnej otázke (pozn. [5]) konštatuje, že výraz „používanie ochrannej známky ako ochrannej známky“ je potrebné chápať tak, že sa vzťahuje len na používanie ochrannej známky na účely identifikovania tovaru alebo služby záujmovými skupinami ako tovaru alebo služby pochádzajúcich od určitého podniku. Navyše, takého identifikovanie, a teda nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, môže vyplývať tak z používania jedného prvku zapísanej ochrannej známky ako jej súčasti, ako aj z používania odlišnej ochrannej známky v kombinácii so zapísanou ochrannou známkou. V týchto dvoch prípadoch je postačujúce, že v dôsledku tohto používania záujmové skupiny skutočne vnímajú tovary alebo služby, označené jednou ochrannou známkou, ktorej zápis sa požaduje, ako tovary alebo služby pochádzajúce od určitého podniku.
V naznačených súvislostiach je vhodné pripomenúť, že prvky spôsobilé ukázať, že ochranná známka získala vlastnosť identifikovať dotknutý tovar alebo službu, sa musia posúdiť globálne, a že v rámci tohto posúdenia možno vziať do úvahy hlavne časť trhu ovládanú touto ochrannou známkou, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania tejto ochrannej známky, výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu, pomer záujmových skupín, ktoré vďaka ochrannej známke identifikujú tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, ako aj vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií.
Súdny dvor preto rozhodol, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa môže nadobudnúť v dôsledku používania tejto ochrannej známky ako súčasti zapísanej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou.
► Vec C-488/06 P
Ďalší judikát Súdneho dvora, ktorému je potrebné venovať náležitú pozornosť – a to jednak z hľadiska právneho, ako aj marketingového, sa týka obrazovej ochrannej známky, konkrétne odvodeniu mimoriadnej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky z dôkazov týkajúcich sa inej ochrannej známky 9 (pozn. [6]). Predmetom veci tohto sporu je odvolanie L & D SA (odvolateľ) (ďalej len „spoločnosť L & D“), pričom ďalšími účastníkmi konania sú: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT) (žalobca v prvostupňovom konaní) a Julius Sämann Ltd (vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní) (ďalej len „spoločnosť Sämann). Druhý odvolací senát ÚHVT totiž sčasti zamietol prihlášku obrazového označenia obsahujúceho slovný prvok „Aire Limpio“ spoločnosti L &D.
Právny rámec vychádza z nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva, ktorá v článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) stanovuje, že do registra sa nezapíšu „ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť“, ako ani označenia, ktoré pozostávajú výhradne z „tvaru tovarov, ktorý je nevyhnutný, ak sa má dosiahnuť technický výsledok“. Článok 8 ustanovuje „1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná: … b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou. 2. Na účely ods. 1 sa pod pojmom „skoršie ochranné známky“ rozumie: a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva …: i) ochranné známky Spoločenstva; ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte …; iii) ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd, ktoré majú účinnosť v členskom štáte“ …“
Okolnosti predchádzajúce sporu je možné v stručnosti charakterizovať nasledovne. Dňa 30. apríla 1996 podala spoločnosť L & D na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na zápis obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok „Aire Limpio“ (ďalej len „ochranná známka Aire Limpio“) [pozn. (7)].
Obrázok č. 1: Ochranná známka Aire Limpio
Zdroj: Judgement of the Court (Second Chamber) (2008)
O dva roky neskôr, 29. septembra 1998 spoločnosť Sämann podala námietku voči žiadanému zápisu, pričom sa opierala o niekoľko skorších ochranných známok. Medzi uvedenými skoršími ochrannými známkami bola aj obrazová ochranná známka Spoločenstva č. 91 991, ktorá bola prihlásená dňa 1. apríla 1996 a zapísaná dňa 1. decembra 1998 pre tovary, ktoré patria do triedy 5 (ďalej len „ochranná známka č. 91 991“).
Obrázok č. 2: Ochranná známka č. 91 991
Zdroj: Judgement of the Court (Second Chamber) (2008)
Patrilo tam aj ďalších 17 národných a medzinárodných obrazových ochranných známok podobných obrysov, pričom všetky s výnimkou jednej sa líšili bielou spodnou časťou a/alebo nápisom v korune stromu. Pre toto odvolacie konanie sú však zvlášť relevantné dve medzinárodné obrazové ochranné známky č. 178 969 a č. 328 915. Prvá z nich obsahuje slovný prvok „CAR-FRESHNER“ (ďalej len „ochranná známka „CAR-FRESHNER“) a druhá slovný prvok „ARBRE MAGIQUE“ (ďalej len „ochranná známka ARBRE MAGIQUE“). Tieto dve ochranné známky, zapísané dňa 21. augusta 1954 a 30. novembra 1966 ([pozn. 8]) sú chránené najmä v Taliansku.
Obrázok č. 3: Ochranné známky CAR-FRESHNER a ARBRE MAGIQUE
Zdroj: Judgement of the Court (Second Chamber) (2008)
Námietkové oddelenie ÚHVT porovnalo ochrannú známku Aire Limpio s ochrannou známkou č. 91 991 a dospelo k názoru, že tvar jedle ako spoločný prvok týchto dvoch ochranných známok je opisný, pokiaľ ide o parfumériu a osviežovače vzduchu, a teda má len malú rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej konštatuje, že výrazné grafické a slovné rozdiely prevažujú nad slabou rozlišovacou spôsobilosťou podobných prvkov, takže celkový dojem je dostatočne odlišný na to, aby vylúčil akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny alebo asociácie. Výsledkom bola skutočnosť, že námietkové oddelenie ÚHVT dňa 25. februára 2003 zamietlo námietku spoločnosti Sämann v celom rozsahu.
Dňa 15. marca 2004 druhý odvolací senát ÚHVT čiastočne vyhovel odvolaniu, ktoré Sämann podala proti rozhodnutiu námietkového oddelenia. Odvolací senát sa zameral „z rovnakých dôvodov hospodárnosti konania“ ako námietkové oddelenie ÚHVT na porovnanie ochrannej známky Aire Limpio a ochrannej známky č. 91 991 ako „reprezentantky“ ostatných uvádzaných skorších ochranných známok a vo svojom posúdení však dospel k opačnému záveru ako námietkové oddelenie ÚHVT.
Odvolací senát ÚHVT konštatoval, že dlhodobé používanie a všeobecná známosť „skoršej ochrannej známky“ v Taliansku zabezpečili tejto ochrannej známke mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť a že vzhľadom na to a na koncepčnú podobnosť medzi oboma ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny prinajmenšom u talianskej verejnosti. Pri svojom záverečnom konštatovaní vychádzal na jednej strane z informácií o reklame a predaji osviežovačov vzduchu do áut spoločnosti Sämann, na druhej strane zo skutočnosti, že ochranná známka CAR-FRESHNER je chránená od roku 1954.
Nasledovalo konanie pred Súdom prvého stupňa (pozn. [9]), na ktorý dňa 14. mája 2004 podala spoločnosť L & D žalobu o zrušenie sporného rozhodnutia. Keďže príspevok má za cieľ reflektovať problematiku judikatúry Súdneho dvora, pozornosť budeme venovať predovšetkým konaniu pred Súdnym dvorom a napadnutému rozsudku spoločnosťou L & D.
Spoločnosť L & D vo svojom odvolaní na jeho podporu uvádza dva odvolacie dôvody. Prvý odvolací dôvod sa delí na tri časti založené na neexistencii rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky č. 91 991, na neexistencii podobnosti medzi touto ochrannou známkou a ochrannou známkou Aire Limpio a napokon na neexistencii pravdepodobnosti zámeny medzi týmito dvoma ochrannými známkami. Druhý odvolací dôvod je založený na porušení článku 73 nariadenia č. 40/94. Argumentácia spoločnosti L & D sa v súvislosti s prvou časťou prvého odvolacieho dôvodu (neexistencia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky č. 91 991) zakladá na štyroch výhradách:
• odvodenie mimoriadnej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky č. 91 991 z informácií týkajúcich sa ochrannej známky ARBRE MAGIQUE,
• opisný charakter ochrannej známky č. 91 991,
• existencia absolútnych dôvodov zamietnutia ochrannej známky č. 91 991,
• nedostatok dôkazov na preukázanie mimoriadnej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky ARBRE MAGIQUE.
Ad) Odvodenie mimoriadnej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky č. 91 991 z informácií týkajúcich sa ochrannej známky ARBRE MAGIQUE
Podľa judikatúry Súdneho dvora môže nadobudnutie rozlišovanej spôsobilosti ochrannej známky vyplývať aj z jej používania ako súčasti inej zapísanej ochrannej známky. Stačí, ak v dôsledku tohto používania záujmové skupiny skutočne vnímajú tovar alebo službu, označené ochrannou známkou tak, že pochádzajú od určitého podniku.
A teda za predpokladu, že ochrannú známku č. 91 991 možno považovať za súčasť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, možno preukázať mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť prvej ochrannej známky na základe dôkazov týkajúcich sa používania všeobecnej známosti druhej ochrannej známky.
Z judikatúry Súdneho dvora nevyplýva, že v prípade ochranných známok, ktoré pozostávajú z obrazových aj slovných prvkov, sa slovné musia vždy považovať za dominantné.
Ad) Opisný charakter ochrannej známky č. 91 991
Režim ochranných známok Spoločenstva je autonómnym systémom tvoreným súhrnom pravidiel a sledujúcim ciele, ktoré sú preň špecifické, jeho uplatnenie je nezávislé od akéhokoľvek národného systému a zákonnosť rozhodnutí odvolacieho senátu sa musí posudzovať výlučne na základe nariadenia č. 40/94 tak, ako ho vykladá súd Spoločenstva.
Ad) Existencia absolútnych dôvodov zamietnutia ochrannej známky č. 91 991
Z judikatúry vyplýva, že skoršia ochranná známka môže mať mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť nielen per se, ale aj vďaka všeobecnej známosti, ktorú požíva u verejnosti (pozn. [10]). Ochranná známka č. 91 991 nadobudla mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť v Taliansku vďaka všeobecnej známosti, ktorú požíva u verejnosti v tomto členskom štáte, a ktorá vyplýva predovšetkým z jej dlhodobého používania ako súčasti ochrannej známky ARBRE MAGIQUE a všeobecnej známosti tejto poslednej známky na území tohto členského štátu.
Ad) Nedostatok dôkazov na preukázanie mimoriadnej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky ARBRE MAGIQUE
Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že údaje pochádzajúce z obdobia po podaní prihlášky možno vziať do úvahy, ak umožňujú vyvodiť závery o situácii existujúcej k tomuto dátumu (pozn. [11]). V dôsledku toho, že skutočnosť, že údaje pochádzajú z obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky, nestačí na to, aby sa spochybňovala ich dôkazná sila na účely konštatácie všeobecnej známosti ochrannej známky č. 91 991, pokiaľ umožňujú vyvodiť závery o situácii existujúcej k dátumu podania prihlášky (pozn. [12]).
Odvolací senát ÚHVT pri konštatovaní všeobecnej známosti ochrannej známky ARBRE MAGIQUE vychádzal nielen zo všeobecných informácií týkajúcich sa objemu reklamy a obratu, ale aj z dlhodobého používania tejto ochrannej známky.
K druhej časti prvého odvolacieho dôvodu (neexistencia podobnosti medzi touto ochrannou známkou a ochrannou známkou Aire Limpio) je potrebné zvýrazniť, že neexistuje žiadne pravidlo, podľa ktorého by názov ochrannej známky mal byť považovaný za rozlišovací a fantazijný, pokiaľ nemá osobitný význam. Z judikatúry Súdneho dvora navyše nevyplýva, že v prípade zložených ochranných známok je slovný prvok vždy dominantný v celkovom dojme, ktorý ochranná známka vyvoláva.
K tretej časti prvého odvolacieho dôvodu (neexistencia pravdepodobnosti zámeny medzi týmito dvoma ochrannými známkami) Súd prvého stupňa konštatoval, že ochranná známka č. 91 991 má mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť a je vizuálne a koncepčne podobné ochrannej známke Aire Limpio.
Súdny dvor preto rozhodol a vyhlásil, že odvolanie sa zamieta, nakoľko výhrady spoločnosti L & D boli čiastočne neprípustné, čiastočne nedôvodné, irelevantné. Niektoré časti odvolacích dôvodov boli neprípustné, a teda odvolacie dôvody boli zamietnuté a odmietnuté.
Poznámky/Notes
[1] Bližšie pozri: Cepek, B., 2010. Právna záväznosť judikatúry v kontinentálnom právnom systéme. In: Fenomén judikatury v právu. Praha: Leges, 2010, s. 63-68.
[2] Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky znamená, že označenie je spôsobilé označovať tovar alebo službu ako pochádzajúce od určitého podniku, a tým ich odlíšiť od tovarov a služieb iných podnikov.
[3] Rozsudok Súdneho dvora zo 7. júla 2005 vo veci C-353/03.
[4] Do triedy 30 definovanej podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, t. j. pre čokoládové výrobky, cukrovinky, cukríky a sušienky.
[5] V súvislosti s osobitosťami prejudiciálneho konania nemôže Súdny dvor v konaní o prejudiciálnej otázke určiť, či určité označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť. Úlohou Súdneho dvora je naopak vykladať právo Spoločenstva tak, aby ho vnútroštátny súd mohol v konaní vo veci samej správne použiť.
V uvedenom prípade sa teda Súdny dvor môže vyjadriť iba k výklad článku 3 ods. 3 smernice 89/104 a nie k otázke, či heslo „HAVE A BREAK“ nadobudlo vo Veľkej Británii rozlišovaciu spôsobilosť.
[6] Rozsudok Súdneho dvora zo 17. júla 2008 vo veci C-488/06 P.
[7] Žiadosť o zápis sa týkala triedy 3 „Parfuméria, éterické oleje (esencie), kozmetické prípravky“, triedy 5 „Osviežovače vzduchu parfumované“ a triedy 35 „Reklama; obchodný manažment; obchodná správa; sekretárske služby“ v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.
[8] Pre tovary v triede 3 a 5.
[9] Z konania pred Súdom prvého stupňa a napadnutého rozsudku je možné uviesť najvýznamnejšie skutočnosti:
• Ochranná známka č. 91 991 je ako súčasť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE predmetom dlhodobého používania v Taliansku, kde je všeobecne známa, a kde má preto mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť.
• Tovary označené ochrannou známkou ARBRE MAGIQUE a tovary označené ochrannou známkou Aire Limpio, ako aj uvedené ochranné známky, sú podobné. Z hľadiska podobnosti Súd prvého stupňa poukázal na to, že z vizuálneho hľadiska grafický prvok obsiahnutý v ochrannej známke Aire Limpio je zjavne dominantný v celkovom dojme, ktorý z označenia vyplýva, a nápadne prevláda nad slovným prvkom.
• Priemerný spotrebiteľ, ktorý predstavuje relevantnú skupinu verejnosti, má tendenciu spoliehať sa predovšetkým na obraz ochrannej známky používaný pri týchto tovaroch, teda siluetu jedle. Existuje teda nepochybná podobnosť predmetných tovarov a vizuálna a koncepčná podobnosť predmetných ochranných známok na jednej strane a na druhej strane je faktom, že skoršia ochranná známka má mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť.
• Skoršia ochranná známka nie je obyčajným zobrazením jedle, ale je štylizovaná a vykazuje ďalšie osobitné črty a okrem toho nadobudla mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť.
[10] Vid. rozsudok z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 24.
[11] Viď. uznesenie z 5. októbra 2004, Alcon/ÚHVT, C-192/03 P, Zb. s. I-8993, bod. 41.
[12] Súd prvého stupňa jasne a jednoznačne uviedol najmä to, že 50%-ný podiel na trhu v rokoch 197 a 1998 mohol byť nadobudnutý len postupne, a to umožňovalo vyvodiť záver, že situácia sa značne nelíšila od situácie v roku 1996.
Literatúra/List of References
[1] Cepek, B., 2010. Právna záväznosť judikatúry v kontinentálnom právnom systéme. In: Fenomén judikatury v právu. Praha: Leges, 2010, s. 63-68. ISBN 978-80-87212-29-5.
[2] Gubíniová, K., 2011. Konfrontácia významu a používania značky a ochrannej známky v produktovej stratégii v súčasnosti. In : Trendy budovania a riadenia značky. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, 2011, s. 1-6. ISBN 978-80-223-3168-5.
[3] Gubíniová, K., 2013. Spotrebiteľ v centre pozornosti cieľov súťažného práva. In: Marketing Science and Inspirations. 2013, 8(2), s. 53-58. ISSN 1338-7944.
[4] Judgement of the Court (Second Chamber), 2008. [online]. [cit. 2015-05-19]. Dostupné na: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de2347b1f19d954666b0aed3e4f3c1f942.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxqLe0?text=&docid=67800&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52656>
[5] Smolková, E., 2014. K problému ochrany značky a duševného vlastníctva. In: Marketing Science and Inspirations. 2014, 9(3), s. 33-46. ISSN 1338-7944.
[6] Švidroň, J. et al., 2009. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: VEDA, 2009. ISBN 978-80-224-1033-5.
[7] Vojčík, P. et al., 2012. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-373-5.
[8] Vyhláška č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.
[9] Rozsudok Súdneho dvora zo 7. júla 2005 vo veci C-353/03.
[10] Rozsudok Súdneho dvora zo 17. júla 2008 vo veci C-488/06 P.
[11] Rozsudok z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191.
[12] Uznesenie z 5. októbra 2004, Alcon/ÚHVT, C-192/03 P, Zb. s. I-8993.
[13] Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.
Kľúčové slová/Key Words
ochranná známka, judikatúra, Súdny dvor Európskej únie, rozlišovacia spôsobilosť ochranných známok
trade mark, case-law, Court of Justice, distinctive character of trade marks
JEL Klasifikácia/JEL Classification
D23, K11, M31
Résumé
Reflection on issues of trade mark law in the Court’s case
Trademarks are integral parts of the industrial property. Industrial rights form part of the law of intellectual property, referred to internationally accepted term intellectual property. The concept of intellectual property is by a Slovak law not defined precisely its contents, however, it clearly shows in the application practical problems is seen as a field of law governing relations with intangible assets arising in connection with human activities. Functions of the mark (respectively brands in the concept of marketing management) are to ensure a particular product an advantage in a competitive environment to ensure its commercial success at the expense of other marks, respectively brands. Forms and methods of obtaining these competencies are different in a specific case, it is possible to state in general terms, that the main factor, which in many cases determines the success of the mark, respectively brand involved, is not an activity that could be included to make the aforementioned areas of intellectual creations in the strict sense. Despite the fact that it is an activity characterized by a strong effort on the originality of creativity in terms of separability from other, existing trademarks influence consumer decision-making by utilizing the potential of the association potential, in many cases, makes the process of protection of those marks must enter higher authority, represented by the courts.
Recenzované/Reviewed
25. máj 2015 / 2. jún 2015
